企业“走出去”过程中面临的知识产权保护问题及应对
发布时间:2021年08月05日 信息来源:

 

   一、企业“走出去”前所需开展的工作 

  1.企业在“走出去”前,应该先组建知识产权国内团队,做好初步了解海外知识产权制度环境,圈定主要竞争对手,检索目标专利范围等准备工作。 

  2.企业还需要寻求国外专业服务机构的支持,要求提供高危专利明确法律意见、应对方案(无效意见、诉讼预案等),FTO自由实施报告(对企业实施的技术是否侵权他人的专利权进行尽职调查和发表法律意见,并作出是否侵犯他人专利权的分析报告)等服务。 

  如果FTO自由实施报告指出存在侵权风险,应修改技术方案,以免落入在先专利权的保护范围,或者等在先专利权保护期限满后在开发和实施技术。也可以针对在先专利权提起专利无效程序,协商专利权转让、许可、交叉许可,放弃实施该技术等措施。FTO自由实施报告指出无侵权风险,也有可能遭遇诉讼,但可以避免被法院认定为故意侵权,而承担高额赔偿。 

  二、企业在遭遇知识产权纠纷时,对纠纷的类型、成本、诉讼主体进行分析 

  1.常见纠纷类型有“337”调查、诉前禁令、知识产权诉讼。不同类型纠纷的应诉成本是不同的,如在美国,案值100-1000W美元的专利诉讼案件,应诉成本大约100W美元,“337调查案件”应诉成本大约67.5W美元,商标诉讼案件应诉成本大约47.5W美元,版权诉讼案件应诉成本大约38.8W美元。企业准备应诉时,也要考虑所生产产品的生命周期与诉讼周期等因素,如在德国,一审通常在9-15个月,二审在15-18个月,三审在2-3年,无效诉讼在1.5-3年,上诉到联邦最高法院通常需要4年的时间。 

  2.诉讼可能是竞争对手为争夺市场份额选择利用知识产权进行限制的一种手段。一些拥有专利但不生产产品的NPE(非专利实施主体)组织也有可能为了获得专利赔偿或缴纳专利许可费用而发起诉讼。非竞争关系的其他公司,如在某些领域有专利积累但已放弃了相关业务,出于特定目的也可能提出讼诉。 

  应对竞争敌手发起诉讼。竞争对手多是出于市场因素的动机,为了阻击诉讼对象市场的增长而发起讼诉。应对时,分析评估竞争对手的知识产权信息,评估其有效性、跟踪其以往诉讼行为,寻求反诉的机会。也可以探寻交叉许可的可能,建立合作关系。 

  应对NPE(非专利实施主体)组织发起讼诉。NPE(非专利实施主体)组织是为获取赔偿发起的诉讼。应对时,可以采取不侵权抗辩或无效等手段,必要时以获取许可的方式进行和解。 

  三、海外知识产权布局 

  当企业生产的产品有商业化的可能,并且竞争对手有可能复制该产品时,为了将来在某国进行销售、许可生产,防止竞争对手研发出竞争产品或进行仿制,应当申请相关知识产权。可以在自身商业活动地、竞争对手所在地、侵权高判赔地、潜在市场所在地、供应链企业所在地、重点交易市场地等地进行提前布局。